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易繼明——遏制專利蟑螂_評美國專利新政及其對中國的啟示
一、引言
2011年9月16日，美國總統奧巴馬簽署的《美國發明法案》（America Invents Act，簡稱AIA法案）被視為是近60年來為提高專利系統的有效性和可靠性而進行的具有里程碑意義的立法。但奧巴馬認為，這只是專利制度改革的一部分。他說：“我們對于專利的改革僅僅進行了我們希望達到的要求的一半。我們需要做的是將更多的利益相關者團結在一起，以便我們可以就專利訴訟問題達成一致。”當今技術正加速度地進步，必須調整并確保專利系統與技術的更新保持協調一致。
AIA法案就專利審查的異議程序設置了新的機制，并采取其他措施以提高專利的質量。此外，美國法院澄清了可專利性的范圍，以減少濫用專利訴權的行為。但是，創新者依然面對“專利蟑螂”（Patent Troll）的挑戰：一些專利公司不實際生產專利產品，而是利用一種商業模式來劫持他人的創意并從中獲利。為了解決上述問題，美國奧巴馬政府提出了5項行政措施，并向國會提出了7項立法意見，以共同打擊專利蟑螂，為創新者提供良好的創新環境。此舉可謂奧巴馬政府之“專利新政”。同一天，總統行政辦公室發布由總統經濟顧問委員會、國家經濟委員會和科技政策辦公室共同起草的一份報告《專利主張與美國創新》（Patent Assertion and U．S．Innovation，以下簡稱《報告》），說明了此次專利新政的出臺背景。
事實上，美國眾議院議員彼得·德法西奧（Peter DeFazio）2012年就提出了《保護高技術創新者免遭惡意訴訟法案》（Saving High－Tech Innovators from Egregious Legal Disputes Act，簡稱SHIELD法案）。該法案雖遭否決，但到了2013年，其與賈森·謝費茨（Jason Chaffetz）議員聯名再次提出同名法案，提交美國眾議院委員會審議。近年來，美國奧巴馬政府和國會相繼提出遏制專利蟑螂的一系列舉措，旨在為專利創新者掃清障礙，為美國經濟增長增添活力。特別是奧巴馬政府5項行政措施和7項立法意見的發布，標志著美國專利新政的開始。
本文就奧巴馬政府專利新政及國會立法情況進行簡要介紹和評析，并指出其對中國的啟發意義。為了首先了解奧巴馬政府專利新政的背景，下文先介紹《報告》的主要內容。《報告》描述并分析專利蟑螂的特點及其給美國專利創新體系所帶來的危害。其次，介紹奧巴馬政府宣布采取的5項行政措施和7項立法意見。再次，介紹和分析SHIELD法案主要內容及立法前景。在上述基礎上，最后對我國因應專利蟑螂問題提出一些建設性的意見。
二、美國專利新政的背景
專利蟑螂或稱“專利流氓”，是一種通俗的貶稱。嚴格法律意義上講，就是指一種專利維權主體（Patent Assertion Entities，簡稱PAEs）。這些主體本身并不實施專利技術，也不制造專利產品或者提供專利服務，而是從其他公司、研發機構或個人發明者手中購買專利的所有權或使用權，然后專門通過專利訴訟或利用專利訴訟相要挾，從而賺取巨額利潤的專利經營公司。基于其擁有專利但又不實施專利技術的特點，又稱之為“非實施主體”（Non－Practicing Enti-ties，簡稱NPEs），或可稱為“專利持有公司”、“專利經營公司”、“專利許可公司”、“專利授權公司”等。這種公司往往是一種空殼公司，具有很強的寄生性。自然，那些以研發為主的大學、科研機構和獨立發明人雖不實施專利，但不以維權作為盈利模式，并不屬于人們通常所說的專利蟑螂。幾年前，人們還在為這種知識產權經營模式而歡呼，而且確有不少公司采取這種商業模式經營而大獲成功，如著名的美國高智發明公司（Intellectual Ventures，簡稱IV）在2011年就擁有超過30，000項專利（并以每年上千件新專利的速度增長），通過專利授權與專利訴訟獲利超過20億美元。但《報告》認為，專利蟑螂造成了美國發明人和公司的巨大損失，損害了美國的創新能力。
《報告》開門見山地指出，根據美國憲法，專利制度的目標在于“通過賦予發明人有限時間的排他性權利來促進科學和文化的發展，進而通過這種方式為創新提供激勵機制”。《報告》除摘要和引證文獻之外，正文包括五個部分，共15頁。正文部分，描述并分析了專利蟑螂活動及其對創新與經濟發展帶來的影響，并提出了一些建議。
（一）專利中間商的作用
專利中間商（或稱“專利中介機構”）在專利創新及其運用體系中扮演著重要的社會角色。對于發明者和專利購買者來說，找到合適的合作對象是很困難的。因為潛在有價值的專利技術通常并非顯而易見，往往取決于其所依賴的技術之間的互補性。大體上講，專利中間商活化專利，加大了市場的流動性；而市場流動性增強，也對專利中間商有利。一方面，這些專利中間商通過匹配專利持有者和專利購買者之間的需求，維持并促進專利系統的有效性，實現各方利益的最大化。
但是，另一方面，有些專利中間商在減少專利創新方面，也起著消極的作用。近年來，不斷發展壯大的專利蟑螂公司就是這樣，“他們利用專利來獲得專利許可費，而不是支持技術的轉移和發展”。實踐中，獲取這些費用意味著積極的專利訴訟，甚至是濫用專利訴權。《報告》分析了專利蟑螂商業模式的幾個主要特點：第一，專利蟑螂本身并不“實施”專利，他們既不從事技術的研發，也不制造與該專利技術相關的專利產品或者實施相應的專利方法；第二，專利蟑螂并不旨在促進“技術轉化”，即他們不在意是否真正地將專利的權利要求轉化為可使用的產品或者可提供的服務；第三，專利蟑螂往往要等到實體企業參與者進行不可逆轉的投資之后，再提出其專利侵權的權利主張；第四，專利蟑螂獲得專利的目的，只在于從專利侵權訴訟或以專利侵權訴訟相要挾中，獲取巨額賠償；第五，專利蟑螂利用其“非實施”的經營模式，有效地避免了專利訴訟中遭到反訴，始終使自己在相關市場中處于一種主動地位；第六，專利蟑螂往往擁有一些權利要求界限不明確的專利，他們利用這些寬泛的專利，同時向多家企業提出許可費的主張，即使是沒有具體的侵權證據，他們也通過要挾這些企業為了避免高額的訴訟成本和不確定的審判結果，而選擇與其進行和解；第七，專利蟑螂往往會注冊大量空殼公司而隱藏其行為，一旦達成和解，就會要求對方簽訂禁止披露協議，導致被告很難使用一些常規性防御策略，例如分擔訴訟費用而非個別解決。
（二）專利蟑螂訴訟案件激增
近年來，美國專利蟑螂日漸活躍。2010年，專利蟑螂共發起專利侵權訴訟729件，約占全部專利侵權訴訟的29%；2011年，此類案件數量增長到1，507件，約占到全部專利侵權訴訟的45%；而到了2012年，專利蟑螂共提起訴訟2，921件，約占全部專利侵權訴訟案件總數的62%。
《報告》認為，導致專利蟑螂訴訟猛增的原因主要有三個：
第一，計算機軟件專利保護范圍更廣，而且數量與日俱增，更容易引發訴訟爭議。根據美國政府統計，專利蟑螂訴訟中，82%是基于計算機軟件發起的侵權訴訟；而其他主體提起的專利侵權訴訟中，只有30%是軟件專利侵權案件。同時，計算機軟件專利侵權訴訟發生機率是化工專利的近5倍；而商業方法專利的侵權訴訟發生機率約為化工專利的14倍。
第二，專利蟑螂訴訟成本低。20世紀初期，專利技術主要由生產商所控制。競爭對手之間，容易在復雜產品的競爭過程中侵犯對方的專利權。后來，為了避免在專利訴訟中彼此競爭，他們往往通過交叉許可的方式解決專利糾紛。但現在，專利蟑螂由于其不制造任何產品，沒有產品的競爭對手，不存在被其競爭對手提起訴訟的可能性。而且，現有訴訟制度并不限制某一訴訟主體同時起訴多家公司。因此，專利蟑螂一旦做好了訴前準備，就可以在后續的訴訟中同時起訴多家企業，通過低成本的方式主張權利，向被告施加壓力，進行和解，從而獲得巨大的收益。
第三，專利侵權訴訟結果和花費的不確定性。很多專利在授權后，其專利權可能還處于不確定狀態；許多專利的持有人或使用人，也更傾向于在法庭外解決爭端。這種解決方式，更多地取決于對方考慮到的訴訟的機會成本和風險成本。專利蟑螂的法律成本相對較低，因為他們不必要提供其專利侵權主張的證據，也不用支付生產的固定成本。因此，專利蟑螂更有動力選擇拖延訴訟，從而給被告方施加壓力。
（三）專利權的不確定性推動了專利蟑螂商業模式
發明人獲得專利的條件，是該技術必須具有清晰的權利要求。《報告》指出，美國專利商標局（PTO）過去授予一些對于相關領域的普通技術人員來說只是滿足了新穎性和創作性基本要求的技術以專利，這些專利創造性較低、但權利要求寬泛。因此，如何設定和掌握新穎性和創造性的標準，尤為重要。如果這一標準設定過低，則企業容易被訴侵權。因為在專利數量和商業利益的驅動下，許多發明者同時創造出很多近似發明。在軟件領域，功能性的權利要求導致軟件專利的權利要求基本覆蓋了其特定功能的所有實施方式；甚至是，有幾千個功能性的描述在許多專利里都可以被認為是權利要求的內容。對于一個發明人來說，很難判斷這個發明是否具有“顯而易見性”。專利權利要求的不確定性，導致專利侵權的不確定性，使得一些公司很難了解到自己的行為是否構成了專利侵權。所以，這種功能性的權利要求和保護范圍的過寬，催生了專利蟑螂商業模式，并為之提供了較大的盈利空間。這些專利中間商獲得更廣泛的專利保護，并以訴訟相威脅，從中獲利。即便是一個復雜專利產品中的某一項專利涉嫌侵權，該產品也不能再繼續銷售。這種狀況，給大型企業和中小企業都帶來巨大的損失。
（四）專利蟑螂給美國創新與經濟增長帶來了危害
《報告》指出，美國專利審判費用近來增速很快，標的額較小的案件，司法平均成本為65萬美元。而針對一項超過500萬美元的專利敲詐，所產生的法律費用平均達到2，500萬美元。專利蟑螂的訴訟干擾策略給專利創新系統帶來了巨大的經濟成本，阻礙了研發的投入，為社會帶來了巨大的危害。
第一，專利實施人的直接損失。2011年，專利蟑螂從侵權訴訟的被告和被許可人處共獲得290億美元，比2005年增長了4倍。而這些費用中，僅有不到25%投入到創新中。另外，大部分專利蟑螂訴訟案件中，被告的防御成本超過其解決爭議的成本。
第二，因專利無法實現產業化而導致的私人損失。通常認為，侵權訴訟中被告的損失應與原告獲得的收益相一致。然而，很少有這樣的價值轉移實際發生。從2000年到2010年，14家專利蟑螂企業，通過專利侵權訴訟獲得76億美元的收益；而與此同時，訴訟中的被告企業的同期股票市場價值，減少了870億美元。這意味著，專利蟑螂獲取的利潤還不到損失的10%。
第三，被告企業股票價值的減少帶來的其他社會影響。90%的被告股票價值的減少，意味著專利技術商業化和技術轉移所帶來的社會經濟利益的減少。2007至2010年4年間，專利蟑螂訴訟帶來的財富損失超過3000億美元。這意味著，股票市場從技術產業化過程中喪失的機會價值，遠遠高于被告直接支付給專利蟑螂的費用。
第四，因專利蟑螂訴訟侵擾導致社會創新降低。即便專利蟑螂在訴訟中敗訴，這種長達幾年的專利訴訟減少了本可以增加的社會創新。一項調查顯示，一家被告公司在被訴期間，停止了公司的技術創新，導致相同產品的銷量減少了三分之一。
第五，因社會創新減少導致的社會損失。專利蟑螂引發的大量專利侵權訴訟，不僅導致被告企業股票市場價值的巨大損失，還引發了其他一系列社會損失，包括：消費者由于無法購買創新產品的損失；工人因為無法使用一些更高效的工藝流程，導致收入無法提高，僅能保持在一個較低水平。
第六，專利蟑螂的受害者日益增多。近年來，專利蟑螂的受害者范圍不斷擴大，呈不斷上升趨勢。不僅是一些規模較大、家喻戶曉、實力雄厚的企業，也包括還處于初創期的中小企業、個人用戶和開發者，他們也正成為專利蟑螂敲詐的目標。《報告》統計，2012年專利蟑螂發出了超過100，000封律師函，威脅世界500強企業、小咖啡店業者及日常消費者。
這些損害及影響，對于初創的小企業來說尤為明顯。在對223個初創技術公司進行的調查中，40%的公司認為對其公司的運行有重要的影響，例如改變了其商業運行模式、退出機制、人員雇傭、資金的募集等。在116個被調查的企業中，年營業額1億以上的公司都聲稱，專利蟑螂的要求影響到了其商業發展，并從其核心業務中謀取利益；其中，40%企業因專利蟑螂的活動導致他們調整生產，改變了其重要的產品。
近年來，大型技術企業之間的“智能手機大戰”，使得很多企業通過購買專利的方式來進行訴訟防御，以便在與競爭者的談判過程中增加談判的籌碼。“防御性”購買專利，已經受到了美國國際貿易委員會（ITC）的審查，原因在于其成為反不正當競爭行為的潛在可能性。當專利技術中包含有技術標準，專利的持有人會從擴大的市場和許可機會中獲得更多利益。同時，社會公眾也可以從包含有最好的技術產品中受益。但是，一旦一個產品包含有技術標準時，對于專利持有人來說他可以在標準納入之后提高產品價格。在2013年，PTO發布了一份執行ITC關于該現象的聯合政策聲明。同年，美國聯邦貿易委員會（FTC）與谷歌公司協商，要求谷歌公司基于FＲAND條款，同意授予摩托羅拉公司專利的關鍵技術許可。
（五）小結
美國實行知識產權強保護政策，侵權賠償額度較高。專利蟑螂利用此政策，通過策略來增加創新者的額外花費，以謀取自身利益。但是專利蟑螂的訴權濫用行為，卻對美國創新與經濟增長帶來了較大的負面影響：整個社會的創新能力下降、人民收入減少和失業率上升。專利蟑螂的經營模式是基于這樣的基本假設：目標公司寧愿庭外和解，也不愿意冒險在耗時費資的訴訟中讓法庭決定是否侵權成立。在專利蟑螂訴訟中，此類目標公司占到了專利侵權案中的60%。本來，通過專利制度來激勵創新，是以專利權人在其權利受到侵害時積極通過訴訟維護自身權利的方式來實現的；而專利蟑螂的出現，導致了專利訴權被濫用，成為專利挾持的一種手段。
事實上，谷歌、黑莓等公司2013年4月聯合上書司法部（DOJ）和FTC，要求對PAEs與專利研發生產企業之間達成的外包維權協議所產生的反競爭后果進行調查。〔5〕2這說明，“蟑螂”已進一步繁衍出了新的經營模式。不過，《報告》的著眼點還是集中在濫用訴權問題上。訴權之所以被濫用，就是在于利用了專利權的不確定性；這種不確定性，很大程度上又是技術的快速發展所導致的。因此，奧巴馬政府的內部解決方案是致力于提高專利審查質量，提高新穎性的認定標準，更清晰地明確權利要求的范圍，增強創新體系因應新技術和新商業模式的能力。不過，由于技術不斷推陳出新和法律規則本身的滯后性，使得規制專利蟑螂成為一項需要不斷調整的具有挑戰性的任務。
三、奧巴馬政府專利新政
（一）5項行政措施
2013年6月4日，奧巴馬政府宣布采取5項行政措施，并向國會提出7項立法意見。〔6〕這5項行政措施，旨在提高專利系統的透明度、清晰度，提供一系列的教育與服務，以便為創新者提供良好的創新環境。
第一，明確真正的利益主體。專利蟑螂通常設立空殼公司來隱藏其專利濫訴行為。這種方式，使得其對手在與其空殼公司進行和解談判時，不了解專利權的真實權利狀況，不知道空殼公司與其背后的專利蟑螂之間的關系，更不知道其背后甚至可能存在的多個專利蟑螂之間的關聯。鑒于此，PTO將制定相關程序規則，要求專利申請人和專利所有人在PTO進入行政程序之前，更新專利所有人的信息，特別是要說明控制專利或控制專利申請的“最終的專利主體”。
第二，限縮功能性權利要求。AIA法案促進了專利審查程序的改善，提高了總體的專利質量。但是，利益相關方依然提出過于寬泛的權利要求；在軟件領域，這種現象尤為突出。鑒于此，PTO將針對性地培訓專利審查員，以幫助審查員更好地審查功能性的權利要求。同時，在接下來的6個月內，將采取一系列措施來提高權利要求的清晰度，例如制定新的專利分類標準加以明晰，并在專利說明書中使用詞匯表以幫助軟件領域的審查員。
第三，保護下游使用者。目前，專利蟑螂的攻擊目標開始更多地指向主流零售商、消費者及其他含有專利技術的終端用戶。這些下游使用者，往往只是因為使用銷售點的軟件或者一種特別的商業方法而受到指控。事實上，終端用戶不能因為僅僅只是使用一種產品而被起訴。在面對耗資費力的專利侵權訴訟或相應的和解談判之前，這些下游使用者需要通過更為便捷的方式了解到自身的權利。PTO將為此提供一系列新的教育和服務，包括提供一個通行的英文網站，以解答那些面對專利蟑螂訴訟的被訴人所關心的問題。
第四，擴大專業的宣傳和研究。為了維持美國創新系統并使之在面臨挑戰時始終充滿活力，需要更多專業人士或團體的積極關注與參與，并為之提供數據支撐：專利持有人、研究機構、消費者維權機構、公益團體以及社會公眾等在推進專利工作中發揮著重要作用。2012年，PTO、DOJ和FTC召開了圓桌會議和研討會，對于推進該進程提出了有價值的建議。PTO將擴大外聯工作，包括在全美組織為期6個月的一系列活動，為完善專利法律與政策挖掘新思想、新理念，并達成新的共識。同時，拓展PTO的愛迪生學者計劃，吸納頂尖專家參與美國PTO發展。另外，就濫用專利訴權問題，進行更加深入的調查和研究。
第五，加強337禁令的執行程序。一旦ITC發現進口產品違反337條款而發布禁令，那就應該由美國海關與邊防局（CBP）和ITC負責判斷和認定某一進口產品是否落入禁令的管制范圍。作出這種判斷和認定具有一定的難度，特別是針對諸如智能手機之類的高技術產品而言。知識產權實施協調員將對此進行部門間的審查，以確保禁令執行過程的透明性和有效性。
（二）7項立法意見
與其行政措施相配套，奧巴馬政府建議國會應該采取以下7項立法意見，以便立竿見影地解決創新者所面臨的主要困擾。
第一，披露真正的利益主體。要求專利持有人和專利申請人披露“真正的利益主體”，也即真正的利害關系人。任何人在發出專利侵權警告函、提起專利侵權訴訟或者要求PTO審查專利時，都必須更新并提供專利所有權人的最新信息。PTO或者地區法院在上述主體不遵守規定時，予以處罰。
第二，在賠償費用方面賦予法院更大的自由裁量權。根據《美國法典》（35U．S．C．§285）關于律師費的規定，“在特殊情況，法院也可判定敗訴方負擔勝訴方合理的律師費用”。在專利案件中，在判給勝訴方的律師費用方面，賦予地區法院更大的自由裁量權，以進一步遏制濫用專利訴權的行為。
第三，擴大PTO關于商業方法專利的過渡程序。將商業方法專利的過渡程序擴大至更為廣泛的涉及計算機功能的專利領域；同時，在專利審判與上訴委員會（PTAB）審理之前，允許更多的質疑者作為申請人請求進行專利有效性審查。
第四，限制消費者或商業經營主體在產品使用中的責任。對于消費者、商業經營主體按照產品本身的用途或特定目的來使用產品的，應予以免責。同時，在同一案件中對供應商、零售商或制造商提起侵權訴訟時，應停止針對消費者的訴訟，以免波及消費者對于產品的使用。
第五，修改ITC簽發禁令的標準。在eBay Inc．，et al．v．Merc Exchange，L．L．C．一案中，聯邦最高法院確立了發布永久禁令（permanentin junction）的傳統四要素測試規則。ITC現有的標準應予修改和提高，以便與法院系統所適用的標準保持一致性。
第六，提高專利侵權警告函的透明度以遏制濫用訴權。鼓勵通過便于公眾接觸和查閱的方式公開發布專利侵權警告函，以幫助并遏制濫用專利訴權的行為。
第七，改進ITC對行政法官的聘用。確保ITC聘用行政法官時有足夠的權力和靈活性。
（三）小結
近年來，專利蟑螂的投機行為飽受詬病。雖然有人稱其商業模式在一定程度上促進了專利價值的實現，但是更多的人痛恨這種商業模式給創新和就業帶來的負面效應。奧巴馬政府6月4日發布了5項行政措施和7項立法意見之后，得到了美國國會議員們的響應。6月6日，18名國會議員聯名上書FTC，請求其采取措施打擊專利蟑螂。議員們聲稱非常關注實踐中專利蟑螂對技術終端使用者的攻擊和掠奪，他們敦促，“FTC作為一個保護消費者免于受到欺詐和不公平對待的機構，應該審查專利蟑螂針對終端用戶的錯誤行為，若出現《聯邦貿易委員會法案》第5條規定的欺詐或不公正行為，則應該行使其應有的權力”。FTC當月20日表示，將針對那些僅利用專利技術獲取許可費用，而并非制造產品的專利蟑螂進行全面調查。
當然，也有人對于奧巴馬政府的專利新政持不同意見。以微軟為代表的高科技公司認為，大量軟件專利必須依賴于功能性的權利要求，對此類權利要求的限制，將導致軟件專利申請者無法獲得授權，大多利用軟件進行創新的行業（從制造業到生物科技行業）將面臨風險。還有人認為，專利制度已經失控，其本身就是導致專利蟑螂滋生的根本原因，應該徹底檢討并全面改革現行的專利制度，奧巴馬政府現在推出來的改革措施，無法解決專利制度中現存的根本性問題。不過，總的來說，美國是一個市場化程度非常高、權利意識非常強的法治國家，奧巴馬政府的專利新政可能在一定程度上能夠遏制專利蟑螂的活動，但其行政措施是否能夠從根本上有效，其立法建議是否能夠透過國會得以實現，還得拭目以待。
四、國會SHIELD法案
（一）SHIELD法案主要內容與立法進程
事實上，國會議員們也在醞釀著通過立法遏制專利蟑螂。SHIELD法案2012年首次提出，因諸多不足之處，終未走到下一步。2013年2月，民主黨和共和黨兩黨議員聯手，再次提出。SHIELD法案旨在修改《美國法典》（U．S．Code）第35編第29章的內容，防止高科技創新者陷于惡意挑起的法律糾紛之中。主要內容包括以下四個部分：
第一，適用范圍的擴大。2012年SHIELD法案主要針對涉及計算機硬件和軟件的訴訟。但2013年SHIELD法案則大不相同，其適用范圍擴大到了所有的專利訴訟領域。
第二，對于提起專利訴訟的主體的條件有嚴格的限定。2013年SHIELD法案規定，提起專利侵權訴訟主體如果沒有滿足下列條件之一的，則對方當事人可以要求法院做出有利于自己的判決（moveforjudg-ment）：第一，原始發明者（包括發明者、合作發明者或者原始發明人或合作發明人）及其代理人；第二，專利開發人，即能夠向法院提交文件，證明通過專利的生產或銷售在專利的開發過程中進行了實質投資的投資方；第三，大學或技術轉讓機構，即為（1）高等教育機構；或者為（2）技術轉讓機構，這一機構最初的目的就在于為高等教育機構技術開發的商業化提供便利。